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16 de Agosto de 2022

Uma empresa adotou em seus produtos um trade dress (conjunto-imagem); a concorrente imitou: e agora?

Fernando Nonnenmacher, Advogado
Publicado por Fernando Nonnenmacher
há 5 anos

Imagem: por Markus Spiske / Unsplash.

Hoje eu irei mostrar pra você como o STJ decidiu esse tema, que possui cabelos-compridos, chamado de proteção do trade dress (ou conjunto-imagem), em um precedente específico. Paralelamente, eu irei mostrar pra você como o Confúcio resolveu esse pepino-jurídico. Let's go.

Pra começar, vamos imaginar a empresa "Control Alt Delete". Ela comercializava motores para veículos. Ela investia muito dinheiro para fazer com que seus produtos tivessem uma aparência "bonitinha", do gosto do consumidor (se é que um motor pode ser bonito). Como resultado de todo esse dinheiro investido, a empresa "Control Alt Delete" passou a adotar, para a identificação de seus produtos, uma combinação de cores e uma forma plástica, além de um logotipo.

O que isso significou, no mundo jurídico, de acordo com um precedente do STJ (REsp 1677787, julgado em 26/09/2017)? Isso significou que a empresa adotou alguns signos distintivos, para identificar seu produto, que, em conjunto, representou um trade dress do produto (conjunto-imagem).

E o que isso representou para o Confúcio? Calma, eu vou lhe apresentar o Confúcio, antes de qualquer coisa. O Confúcio é nada mais que um amigo imaginário que eu tenho, que sempre vem conversar comigo quando ele não concorda com um precedente judicial.

Pois bem, para o Confúcio, essa utilização de uma combinação de cores, forma plástica e logotipo, em conjunto, também representou a utilização de alguns signos distintivos, que, em conjunto, caracterizou um trade dress do produto (conjunto-imagem). Todavia, segundo o Confúcio, ao utilizar uma combinação de cores e uma forma plástica, para identificar seus produtos, a empresa passou a utilizar um signo distintivo que se denomina desenho industrial, nos termos do art. 95, da Lei 9.279/96. Além disso, a empresa, ao adotar um logotipo, passou a utilizar algo que se chama de marca, no sentido do art. 123, I, da Lei 9.279/96.

Agora vamos imaginar que a única coisa que a empresa ("Control Alt Delete") fez foi começar a usar, de fato, esse conjunto de sinais (o tal trade dress), para identificar seus produtos. Ou seja, a empresa não se preocupou em efetuar o registro de cada um destes elementos, na forma da lei.

O que isso representou, segundo o precedente do STJ que citamos (REsp 1677787, julgado em 26/09/2017)? O STJ entendeu por bem aplicar as regras gerais que proibem a concorrência desleal para a proteção desse conjunto de signos do produto, o trade dress do produto (conjunto-imagem). Como resultado disso, o STJ entendeu que a empresa, a partir do simples uso destes signos, passou a ter o direito de propriedade deles e, consectariamente, passou a ter o direito de que os concorrentes não copiassem ou imitassem o conjunto usado, para identificar seus produtos.

E para o Confúcio? O Confúcio entendeu por bem aplicar as regras especiais que protegem cada um dos signos que integraram o trade dress (conjunto-imagem). Logo, o Confúcio entendeu que a empresa não realizou o registro do desenho industrial e da marca no INPI. Com isso, nos termos dos artigos 109 e 129, da Lei 9.279/96, o Confúcio disse que a empresa não passou a ter, a seu favor, a propriedade desse conjunto de sinais (trade dress) e, por consequência, não passou também a ter o direito de que concorrentes não imitassem ou copiassem essa marca e esse desenho industrial, que integraram o trade dress.

Vamos prosseguir com a historinha. Vamos imaginar agora a empresa "Control C Control V". Ela também comercializava motores. Entretanto, ao contrário da empresa "Control Alt Delete", ela não tinha dinheiro para investir na aparência de seus produtos (trade dress). A "Control C Control V" era pobrinha. Então, para identificar seus produtos, a empresa fez exatamente aquilo que você deve estar pensando. Ela copiou e colou: ela passou a usar uma combinação de cores e uma forma plástica que representou uma imitação em relação àquelas utilizadas pela empresa "Control Alt Delete". Entretanto, para identificar seu produto, a empresa "Control C Control V" passou a usar um logotipo bem diferente da empresa "Control Alt Delete". Então, a imitação ocorreu somente em relação à combinação de cores e à forma plástica.

Para a decisão do STJ que estamos nos referindo ao longo deste texto (REsp 1677787, julgado em 26/09/2017), o que isso significou? Significou que a empresa "Control C Control V" praticou um ilícito, pois violou o direito de propriedade da concorrente sobre o trade dress, bem como violou o direito da "Control Alt Delete", de que seus signos distintivos do trade dress não fossem imitados ou copiados.

Mas, seguindo a linha do Confúcio, exposta acima, a empresa "Control C Control V" não praticou qualquer ilícito, pois a concorrente não possuía o direito de propriedade sobre o desenho industrial, que integrava o trade dress, bem como não tinha o direito de que tal signo distintivo do trade dress não fosse imitado ou copiado.

Vamos além. Diante do ocorrido (a imitação da combinação de cores e uma forma plástica), a empresa "Control Alt Delete" pediu judicialmente para que a empresa "Control C Control V" se abstivesse de utilizar a combinação de cores e a forma plástica que até então estava utilizando.

Conforme o STJ, no precedente já referido (REsp 1677787, julgado em 26/09/2017), a empresa "Control Alt Delete" teria razão? Sim. Como a empresa "Control C Control V" violou direito e praticou um ilícito, a "Control Alt Delete" teria sim o direito de fazer com que a concorrente se abstivesse de assim agir.

E, na linha de raciocínio do Confúcio, a empresa "Control Alt Delete" teria razão? Não. Como a empresa "Control C Control V" não violou qualquer direito e não praticou qualquer ilícito, no que tange ao desenho industrial, a "Control Alt Delete" não teria o direito de fazer com que a concorrente se abstivesse de violar um direito inexistente.

Em resumo, o que entendeu o STJ? o STJ entendeu que o conjuto-imagem (o trade dress) de um produto pode ser protegido desde o simples uso, mesmo que dentro desse conjunto haja signos que, segundo a lei, somente podem ser protegidos desde o registro.

E o Confúcio, em síntese, o que entendeu? O Confúcio, por sua vez, entendeu que o conjunto-imagem de um produto, quando contiver signos que dependam de registro para serem protegidos, somente pode ser protegido se tais signos estiverem devidamente registrados e, ainda, somente a partir do momento em que tais signos estiverem registrados.

É verdade que, na maioria dos precedentes que envolvem trade dress, o raciocínio que foi realizado é o mesmo esboçado no entendimento do STJ na decisão ora comentada. Todavia, não se pode deixar de citar um outro precedente do STJ (REsp: 1353451, julgado em 19/09/2017), que foi julgado apenas 7 dias antes do julgado comentado ao longo do texto, e que parece se alinhar mais ao entendimento do Confúcio. Nesse segundo precedente do STJ, o que chamou a atenção foram algumas palavras bem lúcidas do relator. Ele disse, ao analisar a questão do trade dress: "não se pode admitir que a pretexto de se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada".

Em palavras mais fáceis e descontraídas, como poderíamos ilustrar esses dois entendimentos (do STJ, na decisão mencionada, e do Confúcio) a respeito do tema? Poderíamos imaginar um advogado explicando para o seu cliente o seguinte: "Olha, Sr. Empresário, o Sr. não registrou a sua marca e o seu desenho industrial no INPI. Assim, o Sr., nos termos da lei, não passou a ter o direito de impedir qualquer uso igual ou parecido por outrem. Mas, Sr. Empresário, no Brasil, os Tribunais importaram uma teoria chamada de trade dress. A partir dela, e com base na ideia de proibição da concorrência desleal, o seu desenho industrial e o seu logotipo, embora não registrados, geram o direito de que outras pessoas não copiem ou imitem você".

Bom, essa foi tão somente a minha análise a respeito do que o STJ e o Confúcio entenderam a respeito do tema. Porém, eu quero saber a sua opinião. No papel de jurista, empresário ou consumidor, o que você pensa a respeito? Essa matéria tratada aqui hoje, como tantas outras no direito, é nível "kama sutra": ou seja, existe espaço para as mais variadas posições. Por isso, seria muito legal se eu pudesse saber o que você pensa a respeito ou qual sua posição sobre o assunto, nos comentários abaixo.

Agradeço muito a sua leitura! Para deixar o seu comentário, utilize o espaço aqui embaixo (vai ser bacana saber o que você tem a dizer!). Para me seguir ou recomendar/aplaudir este texto, procure o botãozinho (ele deve estar aí na sua tela em algum lugar!). Para ter a certeza que você vai ficar sabendo por email quando eu publicar um novo texto, cadastre-se na minha Newsletter. Por fim, para conferir textos anteriores, faça uma visita aos meus perfis do Jusbrasil, Medium ou Facebook. Um grande abraço e até o próximo texto!

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13 Comentários

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Entendo como no mínimo problemática essa decisão acerca do conjunto-imagem ser exclusivo somente pelo uso. Consigo pensar somente em dificuldades concretas para determinar quem foi o primeiro fazer uso ou quem foi o efetivo "criador" da inovação. Sabe-se, ademais, que somente com o registro no INPI adquire-se a propriedade da marca, valendo como prova da origem. Tema complexo... continuar lendo

Concordo, João Leandro! Sobre o tema, verifiquei, lendo vários julgados a respeito, que a jurisprudência, ao dispensar o registro, está construindo algo muito confuso, ignorando as disposições da Lei da Propriedade Industrial e colocando em xeque a propria utilidade de um órgão como o INPI. Eu nem falei no texto, mas outro grande problema, ao meu ver, seria verificar por quanto tempo essa proteção do trade dress poderia valer, pois, de acordo com a LPI, a proteção de um signo distintivo não é algo indefinido no tempo. continuar lendo

Pois é, o problema é que o registro de qualquer marca no INPI leva cinquenta anos. Daí... continuar lendo

Olá, Eduardo! Se verificarmos bem a lei de propriedade industrial (no art. 130, III), veremos que a proteção existe, na verdade, desde a data do depósito (ou seja, data do pedido de registro). Ao depositante já é conferido o direito de proteger a marca. Embora seja o registro quem dê a propriedade da marca ao depositante, o simples depósito já antecipa o direito de protegê-la. Logo, me parece que a demora da tramitação no INPI, para registro de uma marca, não pode servir de escudo para tornar desnecessário o registro. Eu deveria ter feito essa explicação no texto, de modo a torná-lo mais claro. Então, para proteger a marca, seria necessário pelo menos o depósito (o pedido de registro no INPI). Enfim, espero ter esclarecido esse ponto. De qualquer forma, se alguém tiver algo para corrigir ou acrescentar, fique bem vontade. Grande abraço e obrigado pela participação! continuar lendo

Fernando,
Bacana, instigante.
Eu sou só um admirador do direito, não sou do meio.
Eu venho assistindo, nos últimos anos, Leis sendo rasgadas solenemente.
E isso é preocupante.
Aquela velha máxima do "No caminho com Maiakóvski" (que muitos acham que é do Maiakóvski mas na verdade é do brasileiro Eduardo Alves da Costa...):

"[...]
Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem;
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.
[...]"

Estamos, todos, assistindo passivamente algumas criaturas do legislativo e do judiciário destruir, dia após dia, pilares sagrados.

Vejo prisões sem o menor fundamento, para atender os "anseios" da sociedade (leia-se satisfazer alguns gritões da tal imprensa...), vejo tratados internacionais serem tripudiados e ridicularizados (o último vergonhoso foi a tal"reforma trabalhista"em que enxertaram sorrateiramente mudanças indevidas de ordem tributária e na própria Constituição (coisa que jamais uma “Lei Ordinária” poderia fazer, e sim uma “Lei Complementar” e uma “PEC”, respectivamente...).

E não menos preocupante é o assunto que você nos traz à tona: se eu usar algo que lembre algo que outro usa, mesmo de domínio público como o ar, vou direto para o inferno... Como alguns bem dizem: "o Brasil tem saída sim: o aeroporto..." continuar lendo

Olá, André! Muito legal o panorama que você fez. O poema citado explica muito bem como vão as coisas na nossa terrinha. Um grande abraço e muito obrigado pela sua distinta participação! continuar lendo

Penso existir um fator psicológico e de usabilidade que não pode ser ignorado. No exemplo foi o Trade Dress de um motor, algo que fica dentro do carro e não é manipulado, mas pensando no Look and Feel de um Software ou outro produto, vejo um problema nesse tipo de lógica. Colocar os botões, atalhos, cores em um esquema similar a um líder de mercado não é, ou não deveria ser, uma tentativa de se passar pelo concorrente ou ludibriar. No caso seria muito mais uma forma de deixar o usuário mais a vontade. O ser humano é uma criatura de hábito, e a criação de "padrões" no mercado só tende a facilitar a vida do usuário/consumidor. Proibir as empresas de se imitarem iria contra os melhores conceitos de livre mercado e ampla concorrência. Já pensou se a primeira empresa que fez semáforo verde, vermelho e amarelo tivesse algum tipo de propriedade intelectual sobre isso? continuar lendo

Olá, Fernando de Oliveira Clemente! Muito legal o argumento que você utilizou. Por vezes, os tribunais, para verificar se algo é uma imitação ou não, analisam se os signos causaram confusão ou não ao consumidor, ou seja, se o consumidor passou a conseguir ou não, à primeira vista, identificar qual seria um produto e qual seria o outro. Neste ponto, você traz um grande argumento, ao dizer que esta confusão não é necessariamente maléfica ao consumidor, pois a criação de padrões no mercado é algo que beneficia o consumidor. Então, muito interessante o seu comentário.

A respeito do exemplo que você trouxe, envolvendo tecnologia, existe um caso innteressantíssimo julgado nos Estados Unidos, em que a Samsung foi obrigada a não imitar certos elementos distintivos utilizados nos smartphones da Apple.

Agradeço muito a sua participação e um grande abraço! continuar lendo